Due diligence технологических сделок M&A в Великобритании

Проведение due diligence является неотъемлемой частью процесса слияния и поглощения (M&A) компаний независимо от сектора деятельности и страны. В этой статье рассматриваются ключевые аспекты при проведении due diligence технологических сделок M&A в Великобритании.

Due diligence сделок по слиянию и поглощению в Великобритании в секторе технологий

Одним из важных этапов при проведении сделки по слиянию и поглощению в Великобритании является комплексная проверка интеллектуальной собственности (ИС или IP) и технологий. Такая проверка включает:

• выявление всех зарегистрированных прав на IP и заявок на регистрацию прав интеллектуальной собственности в Великобритании, которые предположительно принадлежат целевой группе, и проверка того, что участник группы зарегистрирован как владелец или заявитель в отношении этих прав, в частности, путем проведения обычного поиска владельцев;
• подтверждение в отношении зарегистрированного портфеля прав (I) наличия каких-либо возражений/оспариваний действительности или прав собственности на ИС, (II) зарегистрированы ли в отношении таких прав обеспечительные интересы, (III) имеются ли какие-либо неточности в цепочке прав собственности;
• выявление других активов ИС, имеющих существенное значение для деятельности целевой группы, и подтверждение, что все права на них либо принадлежат одному из участников целевой группы, либо являются предметом соответствующих лицензий;
• рассмотрение условий любых лицензий на интеллектуальную собственность в Великобритании, предоставленных участникам целевой группы или ими самими;
• оценку для входящих лицензий объема предоставленных прав и вероятности того, что они не будут утрачены в результате предлагаемой сделки, а для выданных лицензий — что они не ограничивают деятельность целевой группы и не предоставляют права третьим лицам, которые могут иным образом подорвать ценность данной интеллектуальной собственности для бизнеса;
• анализ соглашений целевой группы с прошлыми или настоящими сотрудниками, подрядчиками на предмет того, владеет ли участник группы всеми правами на изобретения и прочие работы, созданные им, и наложены ли на них соответствующие обязательства по конфиденциальности;
• оценку использования целевой группой программного обеспечения с открытым исходным кодом и применимых лицензионных условий, включая анализ сканирования исходного кода;
• обзор и анализ других соглашений, связанных с IP, включая соглашения об исследованиях и разработках, о стратегическом альянсе, о производстве, поставках и распространении;
• анализ политики целевой группы в области защиты прав интеллектуальной собственности в Великобритании, а также мер, принимаемых для защиты ценных ноу-хау;
• выявление и анализ любых претензий или споров, связанных с ИС, в которых участвует или участвовала целевая группа;
• анализ соглашений, относящихся к материальным ИТ-системам, используемым целевой группой, включая лицензии, соглашения о поддержке и обслуживании и договоры аутсорсинга;
• проверку целевой группы на соответствие требованиям GDPR Великобритании и DPA, в частности, в отношении политики конфиденциальности, назначения обработчиков данных и договоренностей о трансграничной передаче данных;
• проверку масштабов и любых нарушений персональных данных;
• определение того, будут ли переданы покупателю права на использование персональных данных.

Также due diligence сделок M&A в Великобритании важен для любых сделок по покупке активов, наряду со следующими дополнительными соображениями:

1. Поскольку покупка активов обязательно предполагает отдельную передачу активов и контрактов, особенно важно убедиться, что все права ИС, которые должны перейти к покупателю, будут переданы.
2. Необходимо проанализировать все лицензии и другие контракты, чтобы определить, могут ли активы быть эффективно переуступлены без необходимости получения согласия контрагента. Согласно английскому законодательству, для законной передачи бремени обязательств требуется трехстороннее соглашение. Однако во многих случаях рыночная практика заключается в уведомлении об уступке, подкрепленном соответствующими договорными гарантиями.

Виды публичного поиска при проведении юридической экспертизы сделок M&A в Великобритании

Приняв решение заключить сделку M&A в Великобритании в технологическом секторе, важно принять во внимание, что обычно проводится публичный поиск:

• в общедоступных базах данных Соединенного Королевства;
• с использованием коммерческих поисковых баз данных, охватывающих несколько стран, в каждом случае для проверки предоставленной информации;
• в базе данных относительно зарегистрированного портфеля ИС целевой группы или для выявления всех проприетарных зарегистрированных прав ИС, принадлежащих целевому бизнесу;
• для выявления потенциальных прав на товарные знаки третьих лиц, которые могут повлиять на стоимость портфеля товарных знаков или создать проблемы для расширения бизнеса, или патентов, принадлежащих третьим лицам;
• информации о регистраторах доменных имен (но обратите внимание, что из-за ограничений по защите данных информация о регистраторах часто недоступна);
• веб-сайтов, управляемых целевой группой, для анализа политики конфиденциальности, условий предоставления услуг и другой общедоступной информации, касающейся целевого бизнеса.

Регистрация прав ИС в Великобритании 

В Соединенном Королевстве:

• торговые марки можно зарегистрировать в UK IPO (UK Intellectual Property Office) или через WIPO (Всемирную организацию интеллектуальной собственности), указав Соединенное Королевство, но можно также получить незарегистрированные права на товарный знак;
• авторские права и права на базы данных не подлежат регистрации;
• патенты подлежат регистрации в UK IPO;
• права на ноу-хау и другую конфиденциальную информацию не подлежат регистрации;
• права на промышленные образцы могут быть зарегистрированы в UK IPO или в соответствии с Гаагским соглашением путем указания Соединенного Королевства, однако существует также защита незарегистрированных промышленных образцов, которая может быть доступна (с различными критериями правомочности и с другим объемом новизны образца);
• доменные имена можно регистрировать у регистраторов доменных имен, однако они не являются правом личной собственности.

Залоговые права или обеспечительные интересы на интеллектуальную собственность или технологические активы

Комплексная проверка технологической компании также включает анализ залоговых прав. Согласно английскому законодательству, обеспечительные интересы могут быть наложены на права ИС, за исключением ноу-хау. Обеспечительные интересы на права ИС часто предоставляются в рамках «глобального» долгового обязательства, обеспечивающего все активы компании, и обычно имеют форму законной ипотеки или фиксированного или плавающего залога.

Не существует обязанности регистрировать залог в UK Companies House для того, чтобы довести до совершенства соответствующий обеспечительный интерес, но если этого не сделать в течение 21 дня после создания залога, он становится недействительным в отношении ликвидатора, администратора и любого кредитора компании. 

Обеспечительный интерес, полученный в отношении прав ИС в Великобритании, также не нуждается в регистрации в UK IPO. Однако регистрация обеспечительного интереса в UK IPO представляет собой уведомление об обременении, что гарантирует, что любой последующий приобретатель права приобретет его с учетом обременения. Регистрация залога в Companies House, по мнению судов, не всегда является действительным уведомлением, если покупатель-третья сторона не может в ходе своей обычной деятельности провести поиск в реестре Companies House. 

Передача прав на интеллектуальную собственность в Великобритании

Согласно английскому законодательству, лицензии на ИС в Великобритании или другие права обычно рассматриваются как личные для лицензиата, что означает, что они не могут быть переуступлены без согласия лицензиара. Однако, большинство лицензий на ИС или технологии прямо запрещают передачу лицензии лицензиатом без согласия лицензиара. Часто это оговорено таким образом, что передача разрешается без согласия другим компаниям, входящим в ту же группу, что и лицензиат, что облегчит любую внутригрупповую реорганизацию. В качестве альтернативы или в дополнение лицензии могут предусматривать, что согласие лицензиара на любую переуступку не должно необоснованно задерживаться или откладываться, чтобы позволить лицензиату более гибко подходить к выбору правопреемника. Права лицензиара на уступку обычно указываются как неограниченные, так что он может уступить лицензию любой третьей стороне по уведомлению лицензиата, но ему не нужно получать на это согласие лицензиата.

Если в лицензии ничего не говорится о правах стороны на переуступку, то в английском праве принято считать, что лицензиар имеет право переуступить лицензию по своему усмотрению, но лицензиат может сделать это только с согласия лицензиара. Это может варьироваться в зависимости от фактов в каждом конкретном случае. Во избежание споров по правам интеллектуальной собственности в Великобритании, лицензия должна быть составлена таким образом, чтобы четко были определены права каждой стороны на уступку и любые ограничения этих прав. Следует отметить, что английское законодательство допускает передачу только преимуществ лицензии (или любой другой формы договора), но не ее бремени.   

Комплексная проверка программного обеспечения

Комплексная проверка программного обеспечения обычно включает:

• выявление ключевых программных продуктов, являющихся собственностью целевой группы, если таковые имеются, и способов их разработки;
• проведение комплексной проверки интеллектуальной собственности, созданной сотрудниками или подрядчиками;
• выяснение у целевой группы, содержит ли какой-либо из ее ключевых запатентованных программных продуктов или систем программное обеспечение, лицензированное у третьих лиц, и проверка всех соответствующих лицензий;
• определение того, лицензируется ли или распространяется собственное программное обеспечение третьим сторонам и каким образом, а также анализ любых лицензионных соглашений стандартной формы и заключенных клиентских соглашений с целью выявления любых положений, которые могут необоснованно повлиять на бизнес или его стоимость;
• выяснение (I) было ли какое-либо ПО с открытым исходным кодом включено в собственное программное обеспечение целевой группы, распространялось вместе с ним или использовалось в связи с его разработкой, (II) лицензионных условий, на которых использовалась каждая часть программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Другие виды должной осмотрительности

Должная осмотрительность, проводимая в отношении новых технологий, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей, криптовалюта, большие данные, с точки зрения ИС является в основном такой же, как и в отношении более устоявшихся технологий, поскольку базовые права будут такими же или аналогичными. Это будет включать установление владельца соответствующих прав ИС (в первую очередь авторских прав на программное обеспечение, прав на базу данных в обрабатываемых данных и любых патентов, которые были выданы или заявлены в отношении любого из компонентов) и изучение условий любых лицензий, которые были выданы объекту или объектом в отношении любого из них.

Вопросы персональных данных и конфиденциальности занимают центральное место во многих новых технологиях и поэтому приобретают все большее значение при проведении комплексной юридической проверки сделок M&A в отношении этих технологий. Одной из наиболее важных областей процесса проверки любой новой технологии будет стремление установить, что в отношении данных, с которыми она связана, применяются соответствующие меры безопасности и что права соответствующих лиц в отношении обрабатываемых персональных данных надлежащим образом защищены в соответствии с применимыми законами о защите данных (включая, UK GDPR и DPA).

Заключение

Due diligence сделок по слиянию и поглощению является сложным процессом со множеством юридических формальностей. Эксперты нашей компании могут подробно проконсультируют по вопросам due diligence и регулированию M&A в Великобритании.