Связаться с нами 
Малайзия применяет принцип первого использования в общем праве при определении приоритета владения товарными знаками. Этот принцип применялся во многих малайзийских судах при разрешении споров в сфере интеллектуальной собственности.
Принцип первого использования (first-to-use principle) предусматривает, что право предшествующего пользователя знака превалирует над правом последующего пользователя в отношении тех же или аналогичных товаров или услуг, несмотря на то, что последующий пользователь является зарегистрированным владельцем указанного знака согласно Закону о ТМ. Он направлен на защиту добросовестных первых пользователей товарных знаков от недобросовестных регистраций и эффективен в борьбе с незаконными товарными знаками в Малайзии.
По сути, первый пользователь знака претендует на владение торгового знака в соответствии с общим правом, и такое право собственности в общем праве, в свою очередь, дает ему право подать заявку на регистрацию ТМ в соответствии с разделом 25 (1) TMA. Как владелец ТМ, он имеет право ограничить права на использование торговой марки лицу, которое начинает задействовать тот же или схожий товарный знак под предлогом подделки, и может попытаться исключить существующую регистрацию товарного знака из реестра на основании того, что знак был ошибочно внесен или ошибочно оставлен в реестре в соответствии с разделом 45 (1) TMA.
Раздел 14 (1) (а) TMA часто используется в качестве основания для оспаривания действительности регистрации товарного знака. Он излагает запрет на регистрацию товарного знака, если использование торговой марки может ввести в заблуждение или привести к путанице для общественности или противоречить закону. В тех случаях, когда представление товарных знаков представляет собой художественное произведение, которое может быть защищено в соответствии с Законом об авторском праве 1987 года, это может привести к конфликту прав на интеллектуальную собственность между правами на товарный знак, с одной стороны, и авторскими правами, с другой стороны, в определении приоритета прав.
Недавно Высокий суд принял решение по делу Hakubaku Co. Ltd. v Asiamega Food Manufacturers Sdn. Bhd. [2018] MLJU 1820, одобрил принцип первого использования и рассмотрел раздел 14 (1) (а) TMA при решении вопросов, возникающих в связи с конфликтами между регистрациями товарных знаков и общим правом, возникающими в результате фактического использования ТМ и тех дел, которые находятся между товарным знаком и авторским правом. Суд также высказал свое мнение о связи между авторским правом и правами на товарный знак.
В этом случае Истец стремился исключить товарный знак, а именно «HAKUBAKU & device». Регистрация торговой марки была осуществлена 23 сентября 2013 года в классе 30 ответчиком. Истец утверждал, что он является первым добросовестным пользователем данной ТМ в ходе торговли аналогичного знака «HAKUBAKU & device» в Малайзии и правообладателя трех вариационных марок «HAKUBAKU», включая знак «HAKUBAKU & device».
Истец 15 октября 2015 года подал заявку на регистрацию ТМ «HAKUBAKU & device» в классах 30 и 31, но Регистратор возражал против этих заявлений.
Ответчик утверждал, что он является первым пользователем зарегистрированного знака в связи с успешной регистрацией знака, и утверждал, что Истец был лишен права на удаление зарегистрированного знака, поскольку Истец не возражал против заявления Ответчика, когда оно было опубликовано в возможный период возражения.
Рассматривая вопрос первого использования, Суд заявил, что простая заявка на регистрацию знака не представляет собой использование знака и не придает заявителю какого-либо приоритета.
Поскольку Ответчик не представил доказательств использования торговой марки, Суд отклонил требование Ответчика на том основании, что он является первым пользователем знака, и установил, что использование Ответчиком знака было незаконным. Суд постановил, что, хотя Истец не выдвинул никаких возражений в период возражения, Истцу не должно быть запрещено оспаривать знак, который был ошибочно введен или ошибочно был внесет в реестр.
Суд установил, что Истец является первым пользователем знака «HAKUBAKU & device» в Малайзии в силу его использования с 6 июня 2013 года, то есть до регистрации знака ответчика 23 сентября 2013 года. Соответственно, суд удовлетворил ходатайство истца об освобождении от ответственности на том основании, что истец является законным владельцем, являющимся первым пользователем знака, и что использование зарегистрированного знака ответчиком может ввести в заблуждение или вызвать замешательство у общественности в соответствии с Первая часть Раздела 14 (1) (а) TMA.
Затем Суд спросил, может ли зарегистрированный знак быть удален на том основании, что Ответчик совершил отказ и нарушение авторских прав в соответствии со второй частью Раздела 14 (1) (а) ТМА, если предполагается, что Ответчик является первым пользователем ТМ в Малайзии. Суд применил статью 35 (1) Соглашения о допущении, которая предоставляет Ответчику исключительное право использовать торговый знак при регистрации. В связи с этим было установлено, что знак не может быть удален на том основании, что Ответчик совершил отказ от правонарушений согласно второй части Раздела 14 (1) (а) ТМА.
В деле Re Lyle и Kinahan Ld. (1907) 24 RPC 249 Апелляционный суд постановил, что регистрация товарного знака только дает владельцу право ограничивать использование этого знака для своих товаров другим лицами, но это не дает ему права использовать знак, если он вводит в заблуждение общественность.
Интересно отметить, что Высокий суд ранее в X1R Global Holdings & Anor v Y-TEQ Auto Parts (M) Sdn Bhd & Anor [2015] 1 LNS 125 (HC) указал, что в постановлении о согласии на регистрацию товарных знаков ответчика не было никаких ограничений, и, следовательно, использование ТМ ответчиком являлось действующим согласно законному праву, предоставляемым регистрацией, которое не представляло собой передачу прав. Поэтому не было нарушени. Затем Суд отметил, что средством правовой защиты истца должно быть прекращение регистрации товарных знаков ответчика.
Тем не менее, Федеральный суд вдел X1R Global Holding & Anor v T-TEQ Auto Parts (M) Sdn Bhn & Anor (2015), Регистратор товарных знаков (Intervener) и другой апелляции [2015] 4 CLJ 20; 4 MLJ 166 (FC) предоставил руководство, утверждая, что защита от нарушения путем признания использования зарегистрированного ТМ может быть использована только в той степени, в которой регистрация ТМ действительна (то есть того ТМ, который используется). Это согласуется с английским делом Berlei (UK) Ltd v Bali Brassiere Company Incorporated [1970] RPC 469, в котором указывалось, что защита в соответствии с разделом 4 (4) Закона о товарных знаках Великобритании 1938 года (который по существу аналогичен Малазийский Раздел 40 (1) (f) TMA) предоставляется только владельцу регистрации товарного знака, которая действительна.
В настоящем деле Суд также установил, что Истец установил авторские права на три вариационных знака «HAKUBAKU», даже если Ответчик был первым пользователем знака, и, следовательно, приобрел право собственности на товарный знак в рамках общего права, в результате использование будет по-прежнему нарушать авторские права. Это говорит о том, что Суд пришел к выводу, что, если авторские права и права на торговые марки занимают одно и то же место, авторское право будет иметь преимущественную силу.
Однако возникнет несогласие с тем, будет ли авторское право по-прежнему иметь приоритет, если Ответчик будет первым пользователем знака в Малайзии. Этот вопрос, по сути, должен быть решен парламентом, а остальным мы должны его обсудить. Новый Закон о товарных знаках 2019 года не решает эту проблему. Юристы IncFine будут следить за дальнейшим развитием событий.
