Связаться с нами 
В одном из недавних дел рассматривался вопрос о том, может ли правообладатель использовать ТМ в течение льготного периода регистрации, даже если впоследствии права на ТМ были аннулированы за неиспользование. Мы проанализируем важность регистрации товарного знака в ЕС и использование его после аннулирования регистрации.
В начале этого года Суд ЕС (CJEU) вынес предварительное решение о том, может ли владелец национального права на товарный знак добиваться возмещения ущерба за нарушение прав на ТМ по окончанию льготного периода регистрации, когда знак лишился привилегий за неиспользование.
Аннулирование товарного знака по неиспользованию в Европе
В деле AR v Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS, Établissement и Gabriel Boudier SA рассматривался спор об использовании французского товарного знака St Germain. Регистрация товарного знака в ЕС была осуществлена в мае 2006 года. В 2012 году компания AR обнаружила, что Cooper International Spirits распространяет ликер, произведенный компаниями St Dalfour, Établissement и Gabriel Boudier SA, под маркой St Germain. Фирма AR возбудила против этих трех компаний дело о нарушении прав на торговую марку в региональном суде Парижа (Франция). Однако в ходе параллельных судебных разбирательств регистрация товарного знака во Франции St Germain была отозвана с мая 2011 года.
Следом за тем, как иск о нарушении прав в течение периода, предшествовавшего отзыву знака и последующей апелляции, был отклонен, компания AR обратилась в Кассационный суд Франции. Фирма утверждала, что ни законодательство ЕС, ни французский Кодекс ИС не имеют конкретного положения, что в течение 5-го периода после регистрации владелец интеллектуальной собственности должен доказать, что он использовал ТМ для того чтобы получить защиту торговой марки в ЕС.
Местный суд обратился за консультацией в CJEU: может ли владелец товарного знака, который никогда не пользовался своим правами на интеллектуальную собственность и чьи права на него были аннулированы по истечении льготного периода, получить компенсацию за ущерб, причиненный в результате нарушения ТМ, до даты аннулирования торговой марки.
Регистрация TM в Евросоюзе
Согласно Директиве 2008/95 страны-члены ЕС вправе определять дату, с которой аннулирование товарного знака в Европейском Союзе будет действительным. Кроме того, государства-члены ЕС могут принять решение о том, желают ли они предусмотреть, что торговая марка не может быть успешно использована в рамках процедуры нарушения прав, если будет установлено, что ТМ может быть отозвана.
Аннулирование товарного знака за неиспользование во Франции вступает в силу по истечении пятилетнего срока после регистрации знака. По мнению CJEU, нет никаких оснований предполагать, что французский законодательный орган воспользовался вариантом, предусмотренным в статье 11(3) Директивы 2008/95. Из этого следует, что французское законодательство оставляет возможность владельцу товарного знака полагаться на права на ТМ по истечению льготного периода при принятии мер в отношении нарушений, имевших место в течение этого периода, даже если права на знак были впоследствии аннулированы.
Суд Европейского Союза также постановил, что тот факт, что ТМ не была использована, не исключает возможности компенсации за нарушения. Данный фактор необходимо принять во внимание при определении наличия и размера нанесенного ущерба. Однако Суд еще раз подтвердил, что этот подход зависит от конкретного государства-члена и их законодательства.
Фактически, несмотря на то, что во Франции владелец ТМ имеет право возбудить дело о нарушении прав, даже если знак был отозван за неиспользование. Стоит отметить, в Великобритании нет такого права у владельцев торговой марки.
Регистрация торговой марки в Великобритании: использование ТМ
В соответствии со статьей 11a Закона Великобритании о товарных знаках (введен в действие в январе 2019 года), владелец товарного знака имеет право запретить использование знака только в той мере, в какой регистрация товарного знака в Англии, на которую он полагается, не подлежит отмене/аннулированию на дату подачи иска о нарушении. Данный раздел также устраняет необходимость оспаривать использование путем отдельного производства по делу об аннулировании, так как ответчик может потребовать от владельца доказательства использования ТМ в Великобритании в ходе судебного разбирательства.
Раздел 11a также подтверждает важность постоянного, подлинного использования любого товарного знака, имеющего ценность для вашего бизнеса. Любые пробелы в использовании должны быть обоснованы. Знак должен использоваться в той форме, в которой он зарегистрирован (или без существенных различий).
Заключение
В ходе недавнего спорного вопросы становится ясно, что смотря где была зарегистрирована торговая марка, на такие положения законодательства и стоит опираться. В законодательных актах Франции есть положение о разрешении подачи заявления на возмещение ущерба, даже когда аннулирование ТM уже было произведено. В Великобритании такого положения нет. Если вы заинтересованы в том, чтоб зарегистрировать ТМ в Великобритании или Франции профильные специалиста IncFine предоставят свою помощь.
