Процедура дью-дилидженс в отношении активов ИС при M&A компаний

Проведение процедуры due diligence в отношении активов ИС осуществляется для определения стоимости нематериальных активов компании, которая является объектом сделки. Объем due diligence активов ИС в сделках M&A зависит от релевантности ИС для оценки бизнеса целевой компании и, следовательно, от ее влияния на стоимость сделки.

Юридическая экспертиза сделок M&A в отношении интеллектуальной собственности

Комплексная проверка интеллектуальной собственности – это одно из направлений  due diligence, которое подразумевает специальный аудит для оценки количества и качества активов интеллектуальной собственности, принадлежащих компании, бизнесу или физическому лицу или лицензированных для них. Такая проверка также должна включать оценку того, как соответствующая компания обеспечивает защиту ИС.   

Как правило, due diligence интеллектуальной собственности проводится потенциальным покупателем в отношении активов ИС целевой компании или бизнеса. Однако комплексная проверка ИС может также проводиться предприятием в отношении его собственных активов ИС при подготовке к сделке, такой как продажа бизнеса или крупная лицензионная сделка.

Области дью-дилидженс включают:

1. определение интеллектуальной собственности целевой компании;
2. анализ того, действительно ли защита прав на интеллектуальную собственность была организована такой организацией. 

Если ИС, используемая целевой компанией, принадлежит третьим сторонам или акционерам, комплексная проверка ИС при проведении M&A включает в себя оценку того, заключила ли эта фирма лицензионные соглашения для дальнейшего использования таких активов.

Проведение процедуры due diligence ИС: Что нужно знать

Как правило, в перечень объектов ИС, подлежащих проверке, входят: 

• товарные знаки;
• патенты; 
• образцы;
• чертежи. 

Как уже было отмечено выше, проведение процедуры дью-дилидженс интеллектуальной собственности включает в себя проверку того, что права на ИС зарегистрированы на имя целевой компании. Что касается не подлежащих регистрации технических ноу-хау, дью-дилидженс обычно затрагивает сотрудников компании.

Due diligence активов ИС в сделках M&A обычно подразумевает проведение поиска информации в публично доступных источниках. Это включает проверку прав на ИС в соответствующих регистрах интеллектуальной собственности. Как правило, компетентные органы той или иной страны позволяют осуществлять поиск зарегистрированных патентов, патентных заявок, а также регистраций и заявок на регистрацию товарных знаков.

Дополнительный поиск обычно включает анализ данных в базе коммерческих регистров для определения общедоступной информации о компании.

Дью-дилидженс программного обеспечения

Стоит сразу отметить, что ПО обычно защищается авторским правом. В этом случае процедура due diligence активов ИС в сделках M&A подразумевает:

1. проверку ПО предприятия, которое является объектом сделки;
2. проверку стороннего ПО, которое использует целевая компания. 

Таким образом, юридическая экспертиза объектом интеллектуальной собственности  включает проверку автора исходного кода, лежащего в основе ПО, и факта, что авторские права были переданы компании. Если в разработку внесли вклад несколько человек, они считаются совладельцами. Как правило, совладельцы могут использовать ПО только с согласия всех владельцев. Что касается стороннего ПО, которое использует компания, дью-дилидженс включает рассмотрение соответствующих лицензионных соглашений.

Передача лицензированной интеллектуальной собственности

Тем, кто намерен провести комплексную проверку ИС, стоит знать, что под понятием лицензии обычно подразумевается договорное право, предоставляемое лицензиаром. Лицензирование обеспечивает права на использование лицензиатом определенных объектов ИС в соответствии с положениями лицензионного соглашения. Следовательно, передача лицензии на ИС обычно требует одобрения лицензиара. 

Дью-дилидженс в отношении интеллектуальной собственности, созданной сотрудниками компании или подрядчиками

Изобретения, разработанные работником, а также программное обеспечение, как правило, принадлежат работодателю (если в трудовом договоре стороны не согласовали иные условия).

Если сотрудник создал какое-то изобретение, конструкцию или программное обеспечение, которые не являются частью договорных обязательств, он должен сообщить об этом работодателю с целью, чтоб тот решил, хочет ли он получить рассматриваемое изобретение. Соответственно, процедура должной осмотрительности в сделках по слиянию и поглощению проводится для проверки созданной сотрудником интеллектуальной собственности, и включает в себя обзор соответствующих трудовых договоров.

Дополнительные сферы проведения процедуры дью-дилидженс включают в себя:

1. оценку процедур обработки данных;
2. анализ применяемых норм защиты данных;
3. проверку мер защиты данных компании в соответствии с применимым законодательством.

Заключение

Обращаем внимание, что вышеизложенный материал является ознакомительным и не может быть воспринят в качестве юридической консультации. Если у читателя возникли какие-либо вопросы относительно процедуры, описанной в статье, их можно обсудить со специалистами IncFine в ходе персональной консультации по комплексной проверке интеллектуальной собственности в сделках M&A.