Выбор юрисдикции для регистрации товарного знака

Защита товарного знака возможна только на территории той юрисдикции, в которой он надлежащим образом зарегистрирован. Зарегистрировать товарный знак необходимо в каждой юрисдикции, в которой компания осуществляет свою деятельность. Чем шире географический охват вашей деятельности, тем больше процедур регистрации торговой марки необходимо будет пройти.

Что такое товарный знак?

Товарный знак – это знак, позволяющий отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий. Торговые марки защищены правами интеллектуальной собственности. На национальном/региональном уровне защиту товарного знака можно получить путем регистрации, подачи заявки на регистрацию в национальное/ региональное ведомство по товарным знакам и уплаты необходимых пошлин. На международном уровне есть два варианта: 

• либо можете подать заявку на регистрацию товарного знака в ведомство по товарным знакам каждой страны, в которой вы запрашиваете защиту;
• либо можете использовать Мадридскую систему. 

Регистрация товарного знака обеспечивает правовую определенность и укрепляет позицию правообладателя, например, в случае судебного разбирательства.

Зачем регистрировать свой товарный знак?

Регистрация торговой марки дает исключительные права на ее использование в качестве специального символа для ваших товаров и/или услуг.

Торговая марка обычно является результатом значительных затрат времени и ресурсов. Регистрация дает исключительные права, не позволяя другим лицам использовать товарный знак, который можно спутать с вашим, для товаров и услуг того же или аналогичного типа. Поэтому важно обеспечить защиту исключительных прав на товарный знак.

Имея возможность задокументировать свои права, вы получаете прочную основу для переговоров о финансировании затрат на разработку и для заключения договоров купли-продажи и лицензирования с другими. Эти права распространяются на использование знака на самих товарах, на упаковке, в рекламе, в деловых документах, в устном описании или иным образом.

Защита товарного знака за рубежом

Есть три способа зарегистрировать ТМ за границей.

Что влияет на выбор юрисдикции для регистрации товарного знака?

Невозможно зарегистрировать товарный знак сразу во всех юрисдикциях, в которых вы хотели бы получить защиту. В целом, при регистрации товарных знаков важно определить приоритетность и начать с тех юрисдикций, регистрация в которых не терпит отлагательств. Мы подготовили 5 советов, которые будут полезны при выборе юрисдикции для регистрации торговой марки.

1. Страна базирования. Подача заявления на регистрацию товарного знака в стране вашего расположения – первый логичный шаг, поскольку это место, где будет зарегистрирован ваш бизнес и откуда будут происходить все основные операции. Более того, регистрация в стране базирования упростит процедуру регистрации ТМ для аналогичных товаров и услуг в других юрисдикциях.
2. Страна реализации продукта. Регистрация товарных знаков в стране реализации вашего продукта позволит не допустить продажу другими компаниями схожих товаров и услуг под вашим товарным знаком. Поэтому ваша ТМ должна быть зарегистрирована в каждой стране, в которой вы продаете товары или услуги. Несмотря на то, что можно защитить незарегистрированный товарный знак, такая процедура будет сложнее и на порядок дороже.
3. Страна производства. Регистрация товарного знака в стране производства продукта позволяет гарантировать право на изготовление такой продукции в этой юрисдикции и предотвратить появление теневой продукции. Во многих промышленных странах существует практика кражи товарных знаков – регистрации чужих товарных знаков в юрисдикции, где его первоначальные владельцы еще не зарегистрировались. Своевременная регистрация ТМ в странах производства продукта позволит избежать вышеуказанных рисков.
4. Страны с высоким риском нарушения права на товарный знак. Есть целый ряд стран, в которых нарушение прав на чужие товарные знаки является крупным бизнесом. Регистрация торгового знака в таких юрисдикциях позволит защитить свои права без лишних затрат и потери времени. В таких странах обычно действует правило о приоритете на основании первой регистрации.
5. Страны, на рынки которых вы планируете выйти со своим продуктом (услугой). Даже если вы не планируете создавать всемирную торговую сеть, необходимо подумать о тех странах, на рынки которых вы хотите или можете выйти в будущем. В силу территориального характера, наличие зарегистрированного товарного знака в другой юрисдикции не гарантирует вам защиту. Поэтому в большинстве стран зарегистрировать торговую марку можно за несколько лет до начала его использования, чтобы предотвратить нарушение ваших прав.

Международная система товарных знаков

Мадридская система – это удобное и экономичное решение для регистрации международных товарных знаков и управления ими во всем мире. Она обеспечивает простой и экономичный способ защиты торговой марки. Система, централизованно управляемая Всемирной организацией интеллектуальной собственности в Женеве.

Заявка на получение международного права (IR) должна быть основана на первоначальной национальной заявке в одной из стран-участниц, например, заявка на регистрацию товарного знака в ЕС. Кандидаты могут подать заявку на IR одновременно с подачей национальной заявки или в любое время после этого (но в течение шести месяцев, если они претендуют на приоритет). Как и в случае с национальными заявками, владельцы брендов должны указать класс товаров и услуг, на которые распространяется товарный знак, и интересующие территории. 

В целом, необходимо подать одну заявку, чтобы получить защиту товарного знака в 124 странах (август 2021 г.). Все запросы на защиту в странах-членах Мадридской системы рассматриваются в соответствии с законодательством о товарных знаках и законами, действующими в указанных странах. Но важно учесть, что использовать Мадридскую систему можно только в том случае, если у вас есть постоянное местожительство, промышленное или торговое предприятие в одной из стран, принявших эту систему, или вы являетесь гражданином одной из 124 стран-участниц Мадридской системы. 

Преимущества Мадридской системы: 

• упрощенный процесс подачи документов, который приводит к экономии средств (можно подать заявку на защиту прав на товарный знак в странах-членах в одном запросе);
• запрос подается на одном языке и с одним набором пошлин;
• все администрирование оптимизировано и централизованно регистрируется, обновляется и поддерживается;
• нет необходимости назначать местных представителей в каждой указанной стране;
• географическая защита международного товарного знака может быть продлена в любое время, поэтому новые обозначения могут добавляться по мере того, как они представляют коммерческий интерес.

Стоимость международной регистрации товарного знака включает базовый сбор + дополнительные расходы в зависимости от того, где вы хотите защитить свой знак, и сколько классов товаров и услуг будут подпадать под регистрацию. После получения международной защиты товарного знака посредством регистрации в Мадридской системе взимается дополнительная плата за расширение географического охвата, изменение или обновление портфеля товарных знаков.

Система IR позволяет компаниям экономично регистрировать права на товарные знаки в странах, подписавших Мадридский протокол. Однако, если вы хотите убедиться, что получите необходимую защиту в указанных странах, рекомендуется учитывать следующее перед началом процесса подачи заявки:

1. Сколько стран будет обозначено? В зависимости от требуемых юрисдикций подавать национальные заявки может быть дешевле или проще. Кроме того, для некоторых обозначений требования Протокола фактически будут строже, чем национальные требования.
2. Будет ли товарный знак использоваться одинаково в каждой стране? IR не может быть изменен для отражения различий в использовании, но в определенной степени можно ограничить товары/услуги отдельной страной. 
3. Какие страны будут обозначены? В некоторых юрисдикциях право, приобретенное в рамках IR, более уязвимо, чем право, приобретенное посредством национальной регистрации торговой марки. По этой причине компаниям необходимо взвесить преимущества Мадридской системы с точки зрения затрат и эффективности с необходимостью обеспечения широкой защиты на важнейших рынках.

Заключение

Специалисты IncFine готовы проконсультировать по всем вопросам, связанным с защитой активов интеллектуальной собственности компании, в т.ч. и торговых марок, а также оказать комплексное сопровождение в регистрации товарного знака в интересующей вас юрисдикции.