Due diligence перед лицензированием и инвестированием в технологию

Форма заказа консультации по регистрации прав интеллектуальной собственности

Отсканируйте QR-код

для быстрой связи в Telegram

Одним из наиболее сложных решений, которые необходимо принять при лицензировании или приобретении запатентованной (ожидающей патентования) технологии является due diligence интеллектуальной собственности компании. Чтобы определить ценность, создаваемую технологией, которая еще не коммерциализирована и может находиться на любой стадии разработки, от идеи до полностью разработанного прототипа, требуется тщательный анализ такой технологии с технической, экономической и коммерческой точек зрения.

Что такое due diligence интеллектуальной собственности?

С юридической точки зрения комплексная проверка технологии как актива ИС компании определяется как расследование, проводимое стороной деловой операции (обычно покупателем) с целью проверки соответствующей информации и документов контрагента (обычно продавца) в отношении такой сделки. Комплексная проверка активов интеллектуальной собственности компании всегда проводится до закрытия сделки по слиянию и поглощению (M&A) или инвестиционного процесса.

В то время как due diligence слияний и поглощений интересует несколько аспектов бизнеса, включая финансы, налоги, трудоустройство и человеческие ресурсы, юридические вопросы, маркетинг и продажи, корпоративное управление, нормативно-правовое регулирование, соблюдение нормативных требований, технологии и т.д. Комплексная проверка стартапов или лицензий в основном сосредоточена на последний аспект – технология и связанный с ней IP.

Читать также: Due diligence

Что важно учесть перед тем как начать инвестирование в технологию?

Перед тем как начать лицензирование, покупку или инвестирование в ИС, лицензиат, покупатель или инвестор оценивают несколько аспектов технологии.

Надежность IP	Свобода управления (использования) IP
Внутреннее и иностранное владение патентами и патентными заявками. Коммерческие тайны и ноу-хау, меры, принятые для сохранения их секретности. Защита интеллектуальной собственности компании (например, соглашения о конфиденциальности, соглашения об уступке прав на изобретение и т.п.). Остаточный срок действия патента и возможные способы его продления. Если применимо, потенциальное влияние нормативной защиты данных (RDP), права интеллектуальной собственности на одобренные лекарства, которые не позволяют конкурентам использовать данные о безопасности и эффективности, полученные в ходе клинических испытаний, в течение определенного периода времени.	Выявление сторонней ИС, критически важной для разработки продукта, на которую распространяется ИС лицензиара/продавца (анализ Freedom-to-Operate или FTO). Выявление возможных нарушений прав интеллектуальной собственности третьей стороной. Выявление возможных нарушений прав ИС лицензиара/продавца третьей стороной. Наличие каких-либо судебных разбирательств или разрешение споров в отношении интеллектуальной собственности с другими сторонами. Наличие соглашений об исключительной лицензии и/или финансовых обязательств перед третьими сторонами (например, дистрибьюторами). Положения о возмещении убытков, предоставленные третьим сторонам или полученные от них в связи с возможными спорами об ИС.
Статус технологии	Финансовый анализ
Стадия разработки технологии (данные in vivo или in vitro, подтверждение концепции, прототипирование и т.д.). Соответствие бизнес-модели. Внутренние знания и компетенции в применении технологии для разработки продукта. Соответствие продукта бизнес-модели и портфелю лицензиата/покупателя. Конкурентоспособные или дополнительные продукты/услуги, которые могут ограничивать или расширять продажу продуктов, на которые распространяется IP.	Финансовая оценка IP для определения подходящей цены на основе стадии разработки технологии и стоимости, потенциально генерируемой производным продуктом. Прогноз затрат на разработку (включая инвестиции в НИОКР), производственных затрат, инвестиционных затрат, затрат на распространение, выплат роялти и получения доходов для определения окупаемости инвестиций. Точка безубыточности, лучший и худший сценарии продаж.

Due diligence перед инвестированием в технологию может занять от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от сложности технологии, размера компании, количества задействованных людей и потенциальных лицензиатов/инвесторов, заинтересованных в технологии, внутренних компетенций. Например, небольшая компания, фирма с венчурным капиталом или отдельный изобретатель могут не обладать знаниями и инструментами для определения экономической ценности технологии (патента) или того, как выполнять анализ FTO. Им могут помочь профессионалы и юридические фирмы, которые могут провести due diligence интеллектуальных активов компании. У крупных компаний есть больше ресурсов для проведения комплексной проверки активов ИС компании.

Читать также: Процедура due diligence при слиянии и поглощении технических компаний в Перу

Заключение

Инвестиции в стартап, технологию или интеллектуальную собственность по своей сути являются рискованными, но такой риск можно снизить с помощью подробного и тщательного процесса комплексной проверки технологических активов компании.

Если вы не знакомы с технологией, или у вас нет инструментов или компетенции для оценки некоторых аспектов такой технологии, важно обратиться к стороннему специалисту. Due diligence технологических активов компании является ключом к эффективному снижению рисков, связанных с будущими инвестициями.

Команда IncFine понимает, насколько ценны активы ИС для вашей компании. Мы проводим консультации по регистрации прав интеллектуальной собственности, а также предоставляем сопровождение в разрешении коммерческих судебных споров.