Due diligence интеллектуальной собственности

Сегодня вне зависимости от того, что вы только намереваетесь начать бизнес в Англии или уже являетесь многомиллиардной компанией, интеллектуальная собственность (ИС) часто является одним из самых важных активов компании. В то время как ИС может определять ценность проведения корпоративной сделки в Великобритании, права интеллектуальной собственности третьих лиц также могут существенно влиять на свободу деятельности компании (FTO), а, следовательно, и на ее стоимость тоже. Учитывая важность прав ИС в некоторых корпоративных сделках, проведение due diligence в области интеллектуальной собственности часто является одним из последних рассматриваемых факторов и часто недооценивается вовсе. В данной статье будет описана роль комплексной проверки прав интеллектуальной собственности в корпоративных сделках, начиная с анализа активов компании и заканчивая анализом FTO.

Почему необходимо провести проверку интеллектуальной собственности 

Процедура надлежащей проверки прав ИС представляет собой оценку интеллектуальной собственности, принадлежащей, используемой и/или лицензируемой компанией. Кроме того, проведение due diligence в отношении ИС показывает, как компания защищает свою собственность (продукты и услуги). Ну и, безусловно, позволяет оценить права IP третьих сторон, которые могут повлиять на бизнес компании и ее способность работать в целом.

Необходимость проведения правовой проверки ИС может возникать во многих различных обстоятельствах, в том числе:

• поглощение компании;
• продажа компании и/или ее активов;
• проведение IPO (первичное публичное размещение акций);
• привлечение внешнего инвестиционного капитала для бизнеса;
• проведение сделки слияния и поглощения (M&A);
• вовлечение в лицензированные технологии.

Несмотря на то, что степени и объемы процедуры due diligence интеллектуальной собственности в Англии и где-либо еще будут различаться в зависимости от каждого из обстоятельств, всегда будет необходимым понимать важность комплексной проверки для каждой сделки.

Обзор прав ИС компании

Прежде, чем начать процедуру правовой проверки интеллектуальной собственности компании, важно четко понять цели участвующих сторон и саму роль IP. Кроме того, четкое понимание ключевых продуктов и процессов бизнеса имеет решающее значение для определения того, является ли ИС компании коммерчески ценной. Такая информация также будет информировать о степени анализа FTO. 

Что касается обзора пакета ИС, то, как правило, он включает в себя одно или несколько из следующих действий:

• рассмотрение вопроса о существовании, действительности и возможности принудительного исполнения прав интеллектуальной собственности и их связи с деятельностью компании;
• оценка права на интеллектуальную собственность или цепочки прав интеллектуальной собственности, включая любые действующие соглашения (например, лицензионные/сублицензионные, исследовательские/коллаборационные, соглашения о слиянии/поглощении, отчуждении) и отсутствие претензий третьих сторон к таким правам;
• оценка объема охраны и географического охвата прав ИС и их коммерческой значимости;
• оценка всех находящихся под угрозой, ожидающих рассмотрения, текущих или завершенных споров и судебных разбирательств с третьими сторонами и рисков нарушения прав третьих сторон.

Стоит отметить, что оценка интеллектуальной собственности компании может быть проведена в любое время. 

Свобода деятельности компании

В добавлении к обзору и оценки корпоративной интеллектуальной собственности, проведение процедуры due diligence в области ИС также предоставляет анализ свободы деятельности бизнеса (freedom to operate). Такой анализ идет в отношении продуктов и услуг компании для четкого понимания возможных потенциальных нарушений прав третьих лиц. 

В зависимости от требуемого анализа FTO, его оценка, как правило, подразумевает следующее:  

• обзор прав ИС третьих сторон;
• установление потенциальных проблем, связанных с правами ИС;
• анализ объема и действительности таких проблем;
• регулярное обновление анализа FTO.

Учитывая, что права интеллектуальной собственности третьих лиц могут блокировать коммерческую ценность продукта или услуги вашей компании, важно, чтобы перед выходом на рынок был проведен грамотно продуманный анализ FTO, а также процедура due diligence интеллектуальной собственности компании. Такая необходимость связана с пониманием рисков нарушения потенциальных прав ИС ваших конкурентов и других лиц.

Значение комплексной проверки в области ИС

Если вы решили продать бизнес за рубежом, большая часть активов которого связана с интеллектуальной собственностью, считается также целесообразным провести комплексную проверку ИС для правильной оценки всей стоимости продаваемого объекта. Для таких целей вы можете заказать индивидуальную консультацию по вопросам процедуры due diligence у профильных специалистов IncFine.

Проведение due diligence прав на ИС будет полезно также для потенциального покупателя/инвестора. Проверка благонадежности ИС компании позволит:

• выявить сильные, слабые стороны и ценности интеллектуальной собственности компании, включая выявление проблем или пробелов в правах на ИС;
• стратегически разработать план использования ИС в будущем, включая географические и регуляторные стратегии для обеспечения более широкого FTO;
• определите любые потенциальные проблемы в отношении данных активов компании и, таким образом, разработать соответствующие возможности преодоления этих проблем.

В конечном счете проведение юридической проверки прав интеллектуальной собственности позволяет потенциальному покупателю/инвестору принимать более обоснованные решения в любой корпоративной сделке.

Заключение

Due diligence в области ИС – это сложный процесс, при котором для оценки ИС в целом требуется понимание сильных и слабых сторон каждого права на такой вид собственности. Несоблюдение этого требования может привести не только к значительным издержкам в результате утраченных сделок, но и к приобретению активов ИС, которые не защищают целевые продукты и/или услуги или технологии, обремененные обязательствами перед третьими сторонами.

Узнайте больше о том, как провести комплексную проверку интеллектуальной собственности компании, связавшись с нами удобным для вас способом. Команда наших юристов также окажет помощь в проведении due diligence корпоративной собственности компании в Англии и других интересующих вас юрисдикциях.