Due diligence в технологических M&A в США

Регулирование инвестиционной деятельности в США имеет свои особенности, поэтому если вы планируете начать бизнес в Соединенных Штатах, рекомендуем ознакомиться с этой статьей. Также материал будет актуальным для владельцев крупных компаний, которые заинтересованы в осуществлении слияния и поглощения (M&A) в сфере технологических разработок.

Due diligence в отношении прав интеллектуальной собственности при сделках M&A включает в себя:

1. идентификацию всех активов ИС и регистраций таких активов, принадлежащих цели проведения сделки по слиянию компаний в США;
2. выявление всех других активов ИС, принадлежащих целевому объекту (или используемых компанией), а также подтверждение прав собственности на них;
3. анализ соглашений с целевой группой, бывшими и настоящими сотрудниками в отношении создания/владения активами ИС и другой конфиденциальной информации;
4. рассмотрение и анализ всех других соглашений в области ИС, включая соглашения о научных исследованиях и разработках, консалтинге, лицензировании и передаче прав ИС;
5. определение и анализ целевого процесса защиты прав ИС в США, а также защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации;
6. определение и анализ любых прошлых, настоящих или находящихся под угрозой претензий или процессов разрешения спора по ИС в США с участием целевой компании.

Покупатель должен пересмотреть существенные договоры в области ИС и ИТ, чтобы определить, включают ли они положения об изменении контроля или пункты, запрещающие передачу. Регулирование передачи лицензий на интеллектуальную собственность в Соединенных Штатах может варьироваться в зависимости от применимого законодательства в разных штатах (при условии, что этот пункт не прописан в договоре). 

Типы публичных поисков при проведении due diligence в сфере технологических разработок

Покупатели обычно проводят такие виды публичных поисков:

• поиск в общедоступных базах данных (включая USPTO, Ведомство по авторскому праву, любые соответствующие базы данных государственных ведомств по товарным знакам и реестры доменных имен) для определения регистрации ИС в США и подтверждения статуса, цепочки прав собственности, даты истечения срока действия, объема защиты интеллектуальной собственности; 
• поиски разрешений на товарные знаки для выявления потенциальных прав третьих сторон;
• поиск залогового права в Едином коммерческом кодексе (UCC), в базах данных USPTO и ведомстве авторских прав США, чтобы определить, имеются ли какие-либо активные и невыпущенные залоговые права или обеспечительные интересы, зарегистрированные в отношении активов ИС продавца;
• поиск публичных судебных протоколов, чтобы определить, был ли продавец вовлечен в какое-либо судебное разрешение спора в США, связанное с ИС;
• поиск веб-сайтов, принадлежащих цели, для анализа политик конфиденциальности, условий обслуживания и другой общедоступной информации о цели.

Надлежащая проверка интеллектуальной собственности сотрудников объекта поглощения или слияния

Юридическая проверка due diligence в США, которая проводится в отношении интеллектуальной собственности и технологий, созданных сотрудниками и подрядчиками, включает анализ соглашений о трудоустройстве. Это необходимо для того, чтобы определить, принадлежит ли рассматриваемой компании интеллектуальная собственность, созданная сотрудником или подрядчиком, и является ли такая ИС значимой. 

Перед проведением сделки слияния и поглощения в США покупатель должен убедиться, что соглашения с сотрудниками включают в себя:

1. положение о том, что все защищенные авторским правом работы, созданные работником или подрядчиком, являются «работой, выполненной по найму» в соответствии с Законом об авторском праве (и в случае подрядчика, специально заказанным или заказанным для использования) и сопровождаются отказом от всех прав на атрибуцию;
2. текущее назначение (и будущее соглашение о назначении) всего объекта прав интеллектуальной собственности;
3. положение, обязывающее сотрудника или подрядчика сотрудничать для выполнения всех действий, а также для выполнения и доставки всех документов, необходимых для создания продуктов и защиты прав интеллектуальной собственности в США для этих продуктов;
4. положения о конфиденциальности, регулирующие использование и разглашение коммерческой тайны и другой конфиденциальной информации;
5. достаточное количество лицензий на любую фоновую интеллектуальную собственность, принадлежащую работнику или подрядчику, которая используется или воплощена в рабочем продукте или интеллектуальной собственности, созданной таким работником или подрядчиком;
6. заверения и гарантии того, что весь продукт и ИС являются оригинальными и каким-либо образом не нарушают права ИС третьих сторон.

Передача лицензированной интеллектуальной собственности в США

Если в соглашении нет ясности в отношении уступки, то процесс передачи прав на ИС в Штатах зависит от:

• применимого права;
• характера лицензируемой интеллектуальной собственности;
• того, является ли лицензия исключительной или неисключительной;
• того, является ли предполагаемая сделка уступкой в ​​соответствии с применимым законодательством.

Как правило, в случае, если получение лицензии на интеллектуальную собственность в США является неопределенным или двусмысленным в отношении присвоения, то при отсутствии компенсационных обстоятельств лицензиар имеет право переуступать права без согласия лицензиата, а лицензиат не имеет права переуступать права без согласия лицензиара.

Чтобы связаться с нашими квалифицированными сотрудниками, заполните специальную форму или выберите любой удобный способ связи, указанный в разделе «Контакты».