Стратегии в отношении ТМ в Испании

Планируя зарегистрировать торговую марку (ТМ) в Испании, обратите внимание, что отличительные знаки в основном регулируются «Законом о товарных знаках», который был дополнен Королевским указом-законом 23/2018. Урегулирование споров по нарушению прав на товарный знак в Испании посредством гражданского производства охватываются «Законом о товарных знаках», а уголовные действия за нарушение определены в Книге II Уголовного кодекса.

На международном уровне испанское законодательство адаптировано к общей правовой базе, установленной в международном сообществе. В частности, в национальную нормативно-правовую базу включены следующие международные договоры:

• Парижская конвенция;
• Мадридская система международной регистрации знаков;
• Ниццкое соглашение;
• Венское соглашение;
• Договор о законах по товарным знакам;
• Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности.

Незарегистрированные марки

«Закон о товарных знаках» следует принципу, согласно которому получение прав на торговую марку в Испании доступно после регистрации. Однако владелец незарегистрированного общеизвестного знака имеет право:

• подавать возражение против регистрации знака, идентичного или схожего до степени смешения с его собственным, для идентичных/подобных товаров;
• подать гражданский иск о признании недействительной идентичный или аналогичный знак, или ТМ для идентичных/схожих товаров;
• подать гражданский иск против несанкционированного использования незарегистрированной ТМ для идентичных или аналогичных товаров.

Прежде чем зарегистрировать ТМ в Испании, стоит учесть, что в Законе не упоминается использование незарегистрированного знака как предварительное условие для получения защиты. Следовательно, Закон требует, чтобы незарегистрированный знак был хорошо известен для защиты.

Зарегистрированные марки

Любое физ- или юрлицо, включая субъекты публичного права, может получить исключительные права на испанский товарный знак или торговое наименование. Перед подачей заявки представителю правообладателя требуется доверенность (не нужно нотариально заверять или легализовать).

Закон устанавливает, что если лицо подает заявку на регистрацию товарного знака в Испании в нарушение прав третьих лиц или договорных обязательств, потерпевшая сторона может подать судебный иск в Коммерческий суд.

Регистрация испанской ТМ

Если вы заинтересованы в том, чтобы зарегистрировать товарный знак в Испании, следует помнить, что «более ранняя ТМ» определяется как:

1. Зарегистрированные испанские знаки, ТМ, зарегистрированные на международном уровне и имеющие силу в данной юрисдикции, и знаки ЕС, с датой подачи или приоритетом, предшествующей заявке на товарный знак;
2. зарегистрированные торговые марки ЕС, которые в соответствии с Регламентом Евросоюза представляют собой действительную претензию на приоритет над зарегистрированными испанские ТМ или знаками, зарегистрированными на международном уровне и имеющими силу в данном государстве, даже если они были переданы или срок их действия истек;
3. заявки на ТМ, подпадающие под указанные выше категории, при условии их окончательной регистрации;
4. незарегистрированные знаки, хорошо известные в Испании на дату подачи заявки или дату приоритета в соответствии с Парижской конвенцией.

Заявку на регистрацию испанского товарного знака необходимо подать в Ведомство по патентам и товарным знакам (SPTO) или другой компетентный орган. Если заявка будет принята, Регулятор опубликует ее в Вестнике промышленной собственности и проведет электронный поиск более ранних прав, которые могут быть несовместимы с заявкой. SPTO уведомит владельцев о любых потенциально несовместимых ранее обнаруженных правах, чтобы они могли подать возражение, если сочтут это целесообразным. Тем не менее, SPTO не откажет в заявке ex officio из-за наличия несовместимого ранее установленного права. Если возражения не поданы и экспертиза ex officio не вызывает возражений, товарный знак будет зарегистрирован.

В ходе разрешения спора по нарушению прав на ТМ в Испании любая сторона, не получившая успеха в процессе административной апелляции в SPTO, может подать ходатайство в соответствующие административные суды в течение двух месяцев после публикации решения SPTO в Официальном вестнике промышленной собственности.

Аннулирование или отмена товарного знака

Законодательство о регистрации торговых марок в Испании гласит, что торговый знак может быть аннулирован SPTO, если он не продлен должным образом (продление должно производиться каждые 10 лет) или если он передан владельцем (владелец может отказаться от торговой марки для всех или некоторых товаров или услуг, для которых он зарегистрирован; передача не будет разрешена, если это может повлиять на права третьих лиц).

С 14 января 2023 г. запрос об аннулировании знака может быть подан в SPTO или в коммерческие суды только путем подачи встречного иска в рамках урегулирования спора о нарушении прав на торговую марку в Испании посредством гражданского производства.

Товарный знак будет аннулирован арбитражным судом, если:

• он не использовался эффективно на испанском рынке для товаров или услуг, для которых был зарегистрирован;
• знак стал нарицательным для товаров или услуг, для которых он зарегистрирован, в результате деятельности или бездействия собственника;
• ТМ вводит в заблуждение вследствие ее использования на рынке.

Коммерческие суды могут аннулировать регистрацию испанской торговой марки по абсолютным или относительным основаниям, если она была получена незаконным путем. Действие по аннулированию по абсолютным основаниям не будет иметь срока давности. Владелец предыдущих прав, который желает выступить против регистрации, поданной добросовестно, имеет пять лет с даты публикации уведомления о регистрации ТМ в Испании или даты, когда владельцу предыдущих прав стало известно о более позднем товарном знаке, используемом в Испании. Срок действия иска против недобросовестной регистрации со стороны владельца предыдущих прав не ограничен.

Получение защиты прав собственности на ТМ в Испании

Защита прав на зарегистрированный знак в Испании может быть предоставлена через коммерческие суды Барселоны, Мадрида, Валенсии, Гранады, Лас-Пальмас, Ла-Корунья и Бильбао, а также через любой уголовный суд. Правообладатель может добиваться следующих средств правовой защиты:

• прекращение правонарушений;
• возмещение убытков;
• уничтожение контрафактных товаров за счет нарушителя;
• уничтожение средств, которые в основном использовались для совершения нарушения, за счет нарушителя;
• передача права собственности на контрафактные товары и средства, предназначенные для совершения правонарушения; 
• публикация судебного решения за счет нарушителя.

Кроме того, в процессе разрешения спора на нарушению прав интеллектуальной собственности в Испании правообладатель может потребовать компенсацию ущерба, нанесенного престижу товарного знака, в частности, из-за неправильного изготовления или ненадлежащего представления незаконных товаров. Это лицо имеет право потребовать обеспечительные меры для гарантии эффективности судебного решения, принятого в отношении основного иска. «Закон о товарных знаках» не устанавливает сроков для подачи иска. Закон дает право на получение защиты незарегистрированного товарного знака в Испании, хорошо известным ТМ среди местной общественности. 

Уголовное дело может быть возбуждено против тех, кто умышленно производит, импортирует, хранит или продает поддельные товары. Правовые санкции и средства правовой защиты в уголовном процессе:

• тюремное заключение на срок от одного до четырех лет за производство, импорт, предложение, распространение, коммерциализацию или хранение оптовых контрафактных товаров;
• лишение свободы на срок от шести месяцев до трех лет за предложение, распространение или коммерциализацию поддельных товаров в розничной торговле;
• лишение свободы на срок от шести месяцев до двух лет за уличную торговлю и случайную продажу контрафактных товаров;
• возмещение убытков;
• уничтожение контрафактных товаров.

Только владельцы зарегистрированных ТМ могут получить защиту прав собственности на торговую марку в Испании в соответствии с уголовным законодательством. Срок подачи гражданских исков по защите зарегистрированных и незарегистрированных знаков составляет около одного года в первой инстанции и около двух лет для апелляционного решения.

Смежные права

Согласно местному законодательству получить защиту авторским правом в Испании, получить защита дизайна или прав, связанных с именем или изображением человека, возможно как и защиту на ТМ при условии, что эти права соответствуют требованиям закона.

Вывод

Регистрация товарного знака в Испании является обязательной для предоставления прав на ТМ. Заявки на регистрацию должны быть поданы в Испанское ведомство по патентам и товарным знакам (OEPM). Испания является членом ЕС, поэтому знаки Европейского Союза (EUTM)  защищены в этой юрисдикции. 

Торговая марка, зарегистрированная в Испании, обеспечивает охрану на Канарских островах, в Сеуте и Мелилье. Для получения дополнительной информации по теме данной публикации вы можете узнать у специалистов IncFine, заказав консультацию по защите прав интеллектуальной собственности в Испании.