Защита прав на 3D-марку в Италии

Такое решение, как регистрация нетрадиционной ТМ (формы, цвета, текстуры, звука и т.п.) становится все более популярным среди иностранных предпринимателей. 

Ferrero Spa (Ferrero), итальянский производитель Tic Tac, в свою очередь, решил зарегистрировать оригинальную упаковку мятных драже как торговую марку в нескольких юрисдикциях, включая Италию.

После успеха в Суде Европейского Союза в деле по признанию недействительности ТМ против BMB sp. Z O.O., компании Ferrero вновь пришлось столкнуться с попыткой плагиата. В этот раз, она подала иск против S.d.o. Mocca spol. (Mocca) – чешской компании, продающей мятные драже под маркой Bliki в идентичной упаковке.

Тем, кто собирается подать заявку на регистрацию товарного знака, рекомендуем предварительно записаться на консультацию по защите прав интеллектуальной собственности в Италии от специалистов IncFine.

Суть конфликта

В 2017 году Ferrero решила начать судебное разбирательство против Mocca за недобросовестную конкуренцию и посягательство на ее известные 3D-марки, самая ранняя из которых, была зарегистрирована в 1973 году.

Предпринимателям, которых интересует регистрация объектов ИС в Италии, следует знать, что в свою защиту, Mocca утверждала следующее:

• У итальянского суда не было никакой юрисдикции, поскольку, мятные драже Bliki были произведены в Чешской Республике;
• Торговые марки Ferrero могли оказаться недействительными, поскольку, форма придала бы значительную ценность товарам или была бы необходима для получения технического результата; а также
• Не возникло бы никакой путаницы, поскольку, форма драже является стандартной в отрасли, а коробки драже имели бы разные словесные торговые знаки.

Выводы суда

Желающим зарегистрировать товарный знак в Италии, также рекомендуем провести предварительную оценку интеллектуальных активов, обратившись к услугам компании IncFine.

Обращаем внимание тех, кто намерен зарегистрировать нетрадиционную торговую марку в Италии на следующие постановления суда:

1. Суд Турина обладает юрисдикцией для рассмотрения дела, поскольку, заявитель стремился защитить права на товарные знаки именно в Италии, независимо от того, где находился ответчик. Еще одним аргументом было то, что продажа продукции Bliki также осуществлялась на территории Италии;
2. Форма упаковки драже от Ferroro не является необходимой для получения технического результата, хотя ранее она была зарегистрирована в качестве патента (патент на механизм закрытия крышки);
3. Форма не придает значительную ценность товарам, так как мятные драже Ferrero также продаются отдельно, и нет доказательств того, что наличие коробки влияет на опыт покупки.

Также, желающим зарегистрировать права на интеллектуальную собственность в Италии, следует знать, что единственным различием между товарами, заявленным ответчиком, был бренд, указанный на коробке драже.  И в этом случае, он не имел никакого значения, так как Ferrero применял свои исключительные права на форму коробки, а не на торговую марку Tic Tac (не включена в регистрацию 3D-знака). Напротив, коробка ответчика сохранила ту же форму и размер драже Tic Tac.

Исход дела

Тем, кто хочет зарегистрировать 3D-марку в Италии, стоит знать следующее:

1. Суд признал, что торговые марки Ferrero были действительными, и права на их использование были нарушены. В свою очередь, действия Mocca были равносильны недобросовестной конкуренции.
2. Ferrero были возмещены судебные издержки;
3. Производителю Tic Tac не было присуждено возмещение ущерба, так как доказательств, представленных в этом отношении, не было.

Заключение

По сравнению с традиционными ТМ, защита формы как товарного знака, может быть затруднена, так как вопрос о ее законности может быть оспорен в контексте соответствующего разбирательства.

По этой причине, регистрация торговой марки на национальном уровне, может стать полезным инструментом для обеспечения эффективной стратегии защиты прав ИС.  Кроме того, как показано в этом случае, владельцы бизнеса должны всегда рассматривать такой вариант, как регистрация формы в качестве ТМ без брендов или логотипов для достижения большей степени защиты. Если вы решили подать заявку на регистрацию торговой марки в Европе, то специалисты IncFine рекомендуют вам получить персональную консультацию по вопросам защиты интеллектуальных активов. 

Также, мы готовы оказать нашим клиентам правовое сопровождение в разрешении споров в Италии (услуги медиатора или урегулирование конфликта посредством арбитража) и других юрисдикциях.